合理使用“法律人”不侵权

日前,北京市海淀区法院对一起图书商标侵权案做出一审判决:被告中国政法大学出版社在出版的《罗马私法导论》、《法律人主治——法律职业的中国思考》两书封面上标注“法律人丛书”字样的行为不构成对原告图书商标[1]“法律人”的侵权,而是属于对“法律人”通用词汇正当的、非商标意义上的使用。该案是继2003年北京新东方案后又一起关于正当使用图书文字商标的案件。更重要的是,该案判决对正当使用图书商标的阐述比新东方案要详细的多,因而具有较强的示范与指导意义。笔者以本案为导线,试图归纳出一些原则,希望对今后判定正当使用图书商标提供有益的参考。

一、案情简介

2003年4月,原告将“法律人”三字进行了商标注册,成为“法律人”注册商标的商标权人,其商标注册证载明:“法律人”商标核定使用商品(第16类),包括报纸、期刊、书籍、印刷出版物、杂志(期刊)、新闻刊物、地图、海报、说明书、连环漫画书。2003年11月和2005年4月,中国政法大学出版社分别出版了《罗马私法导论》、《法律人之治——法律职业的中国思考》两书,两书封面上均采用蓝底白字形式标注了“法律人丛书”字样,并标明“中国政法大学出版社”名称及社徽。

原告李学东认为,“法律人”作为注册商标具有专属性和排他性,被告出版的上述两本书侵犯了原告的注册商标权。故诉至法院,请求判令被告停止侵权、赔礼道歉并支付10000元侵权赔偿金。

涉案图书的封面如下:

   

二、法院判决的主要观点

法院认为,“法律人”的本意是指从事法律实务工作、法律研究工作或者与法律有关的工作的人。从有关书籍、刊物对于“法律人”三字的使用情况来看,这一词汇在广大法学界人士和社会公众之中已经被普遍使用和接受,应属处于公有领域、具有特定含义的通用词汇。原告选择了“法律人”这一属于公有领域的词汇作为商标,因而其商标权的行使也受到一定的限制,即如果中国政法大学出版社对于“法律人”三字的使用属于善意、合理的使用,而并非商标意义上的使用,原告就无权禁止。被告中国政法大学出版社在其书籍封面上使用的“法律人”三字,是“法律人”原有含义上的使用,而不是商标意义上的使用,并且原告及其合作伙伴尚未出版过相关的书籍,在图书市场上影响力很小,也没有形成相应的读者群,读者判断图书商品来源的主要依据是出版社而非其他因素,被告对于“法律人”三字的使用并没有误导公众的故意,也没有使得读者产生误认的结果,未给原告造成损害。因此,被告对于“法律人丛书”的使用行为并不属于我国商标法及其实施条例所规定的商标侵权行为,法院依法判决驳回了原告的诉讼请求。

三、图书标题中对“法律人”文字的使用方式

从上图可见,被告主要在两处使用了“法律人”文字。一是在单册图书标题中,即《法律人主治——法律职业的中国思考》;另一处是在丛书标题中,即“法律人丛书”。笔者拟对这两种使用方式逐一分析。

(一)在单册图书标题中使用“法律人”

首先,分析“法律人”图书商标的显著性。从“法律人”这一商标的文字构成来看,其是由“法律”和“人”两个通用词汇组合而成。在作为商标注册之前,该词语在相关法律文献中已被大量使用过。相对文化人、经纪人、演艺人等而言,“法律人”是指从事法律工作的人,包括立法、司法、执法、法律服务等部门和行业的工作人员。广义的法律人还包括从事法学教育、法律研究以及有志从事法律职业的人(可称之为预备法律人)。也就是说,“法律人”代表的是一个职业共同体,是某一个职业圈内的人的统称。因此,从“法律人”的固有含义与广泛使用情况来看,是处于共有领域的、为相关人士所熟知的通用词汇。但是,由于它尚不是所注册商品类的通用名称,因此是满足商标的可注册性条件的,即最低程度的识别性。

其次,要判断《法律人之治——法律职业的中国思考}中对“法律人”的使用是何种意义上的使用。很明显,这里的“法律人”意指法律职业共同体,即仍然是在该词语固有含义层面的使用,而非作为区别商品来源的符号。况且,“法律人”是书名中的一个组成部分,不应将其单独拿出来与涉案商标比对。“法律人之治——法律职业的中国思考”是对图书内容的抽象概括和说明。综上所述,这里使用“法律人”文字属于正当、善意的非商标意义上的使用。

类似的例子还有以下几种(见图)。

   

(二)在丛书名称中使用“法律人”

从“法律人丛书”的编写背景来看(这可以从序言部分得到印证),该套丛书其实是为“法律人”编写的,旨在介绍跟法律职业有关的各种学说、知识、技术以及伦理规则。也就是说,其针对的对象是“法律人”这个职业群体,因而,“法律人丛书”中对“法律人”文字的使用仍然是在其原有含义上的使用,而非作为商品来源符号的使用。

综上,不论是单册图书标题,还是丛书名称中使用”法律人”都系正当、合理的叙述性使用,而非商标性使用。

四、混淆的可能性分析

具体到本案,笔者认为对被告使用“法律人”的行为是否可能造成混淆,应从以下两个方面进行考察。

首先,应考虑“法律人”商标的显著性和知名度。如果商标的显著性较强,知名度较高,则在一般情况下,相关公众混淆、误认的可能性就比较小;如果是常用词汇,则显著性较差,很难在相关公众的意识中建立起该词汇与商品来源之间独一无二的联系。如前所述,“法律人”文字本身就具有很强的固有含义,这就弱化了其作为图书商标的显著性。此外,商标权人及其合作伙伴尚未出版过相关的书籍,在图书市场上没有形成相应的影响力和读者群,因此无法在读者心目中建立“法律人”与图书来源之间的紧密联系。所以,“法律人”作为商标的标识功能很难得到实现,相关公众不会仅凭该词汇就将使用该商标文字的图书与商标权人联系起来。

其次,应考虑相关公众在选择图书时的特别注意程度。消费者在购买图书时一般不会仅凭对某商标的印象来选择图书。由于图书的文化属性,图书消费者事先会对图书的内容做简要了解,如果符合自己的需求,才会进行购买。况且,图书上的标识是多重的,还包括出版社、作者,消费者在购买图书时同样不会忽略这些因素的识别作用。可见,图书消费者购买图书时所施加的注意力要大于对一般商品的注意力,这些因素会减少造成社会公众误认的可能性。

综上,本案被告使用“法律人”的行为不会造成混淆结果的发生。

五、判断使用图书文字商标的原则

结合上文对本案的分析,在判断图书上使用他人文字商标是否构成侵权时,应该遵循以下几个原则。

(一)首先要明确图书上使用他人商标的方式   

一般来看,对图书商标的使用是否属于正当、善意、合理的使用取决于个案的情况,无法规定一个统一的判断标准,但笔者认为应当遵循两个条件:一是防止将对图书商标的使用与书名或装潢的整体,人为割裂开来理解,应当进行全面而非孤立的比对。比如,不能将《TOEFL听力高分指南》中的“TOEFL’抽取出来与“TOEFL”商标单独比对,这样的比对方式没有考虑到书名的完整性含义。二,对图书商标是否做突出使用不是判断是否正当、合理使用的主要标准。根据图书出版业的惯例,有时为了增加美感、吸引读者的需要,在图书装帧设计上会对某些字体做变形处理来强化图书给人的整体视觉印象,图书标题的含义和作用不会因此发生实质性的改变。比如对《TOEFL听力高分指南》中的“TOEFL”做一定的艺术设计而突出使用。

(二)要考虑图书商标的显著性和知名度

商标的显著性越弱,知名度越低,其识别作用越差,消费者越不可能将其与商品或服务提供者联系起来。如果将一个区别特征不强的常用词汇注册为图书商标,对该商标的保护应该严格限定在他人不得单独或突出地在相同或近似的图书上使用该商标名称的范围内。这主要是考虑到每年都有数十万种出版物问世,而出版物标题往往比较短小精辟,如果对由使用频率较高的词汇构成的图书商标赋予过度的专用权保护,不仅会不合理地抑制出版业的繁荣,而且不利于营造公平竞争的市场环境。

(三)消费者选购图书时施加的注意力要大于对一般商品的注意力

图书的商品属性主要体现在文化性上,而一般商品的属性主要体现在使用功能上。这种属性上的差别会影响消费者的购买习惯。一般消费者购买图书前要对书的内容、作者等进行多方面的了解,图书商标只是消费者考虑的一个因素,书的内容是否符合其需求、作者名气大小对于是否购买同样非常重要。而左右消费者购买一般商品的因素较单一,使用价值是主导因素。可见,商品属性的不同决定了消费者购买习惯的不同,而购买习惯的不同主要反映在购买时施加的注意力大小不同上。这种注意力上的区别会影响到消费者区分两个商标是否近似的能力以及产生误认的可能性。

六、对图书商标策略的几点建议

结合已发生的图书商标纠纷和前文的分析,笔者拟对出版界的商标策略提出几点建议,仅供参考。

(一)重视对注册商标的选定。选取显著性较强的商标有助于维护商标权的稳定性,可以减少潜在侵权人的合理使用抗辩。如果选取有固有含义的词作为商标,就可能受到在词语固有含义层面上的抗辩。文字图形组合商标往往比单一的文字商标更具有显著性,因此,可以选取组合商标来克服文字商标具有固有含义的缺点。

(二)重视对注册商标的宣传和使用。自身显著性再强的商标,如果不投入商业使用,不在公众中建立一定的影响,也会影响到其作为商标应有的功能——即区分商品或服务来源的功能。反之,如果自身显著性较弱的商标,可以通过后续的宣传和使用来增强其显著性,强化其在公众心目中与商品或服务来源之间的特定关系。可以根据《商标法实施条例》的规定,在图书商标右上角或右下角标注注册标记:o。这样可以向他人清楚地表明自己是商标权人,在今后可能的诉讼中作为证明他人在主观存在故意的证据之一。

(三)积极寻求反不正当竞争法的保护。有的时候,虽然存在他人搭自己图书商标便车的现象,但可能尚不构成商标侵权(显著性较弱的图书商标尤为如此)。这时可以利用反不正当竞争法中的“诚实信用”原则[2]来维护自己的权利。此外,对于某些生命周期较长的系列图书,还可以在建立一定的声誉后,寻求认定为“知名商品”,这样还可以获得反不正当竞争法第五条对知名商品的特殊保护’。

目前,我国图书商标的注册历史还不长,有关司法判决也很有限,如何有效利用图书商标来规范、保护出版物,同时又不过分损害社会公共利益,维护文化市场百花齐放、百花争鸣的局面,是一个需要司法实务和理论界共同深入探讨的话题。

注释:

[1]此处所说的“图书商标”,是指注册在我国《商标注册用商品与服务分类表》第16大类中的1606小类上的商标,包括报纸、期刊、书籍、印刷出版物、杂志(期刊)、新闻刊物、地图、海报、说明书、连环漫画书等类别。为行文方便,下文均使用“图书商标”。

[2]即《反不正当竞争法》第二条:“经营者在市场交易中,应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,遵守公认的商业道德。”

[3] 《反不正当竞争法》第五条:“经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易,损害竞争对手:……(二)擅自使用知名商品特有的名称、包装、装璜,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装璜,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品。”

作者单位:上海电视大学