一、问题的提出

(一)案情简介

原告D协会于2001年经核准在第16类商品“期刊、杂志”上注册了“世界电影”文字商标，并使用在其出版发行的《世界电影》杂志封面上。自2004年9月起，被告M杂志社在其出版发行的《上影画报》 2004年第9期至2005年第8期杂志封面上先后附加冠名“世界电影特辑”和“世界电影之窗”，其中“世界电影”文字明显大于“特辑”和“之窗”。D协会认为M杂志社的上述使用行为，侵犯了其享有的“世界电影”文字的商标专用权。故诉至法院，要求M杂志社停止侵权、赔偿损失。M杂志社则辩称，涉案的《上影画报》杂志多处表明了“上影画报”名称，并未将“世界电影”作为标识，使用“世界电影”文字只是为了描述杂志中的内容，不属于商标意义上的使用，“世界电影”文字属于通用的描述性词汇，D协会无权禁止其进行合理的使用。

(二)观点分歧

关于本案存在两种观点：第一种观点认为，涉案的“世界电影”商标属于显著性较差的描述性商标，商标权人对该商标的使用应当受到一定程度的限制。涉案的《上影画报》确实是关于世界电影内容的专题，M杂志社使用“世界电影”正是为了说明这些期杂志中的内容，因此这种使用行为属于合理使用。第二种观点认为，尽管原告的商标显著性较弱，但是一经注册，原告即取得了对该商标的专有使用权，任何人未经许可均不得在相同商品或者类似商品上作商标性使用。M杂志社如果要向消费者说明杂志中的内容，可以采取多种方式来进行。在他人已经注册“世界电影”商标的情况下，在杂志名称中突出使用上述文字，已经超出了合理使用的范畴，应认定为侵权行为。

本案中所涉及的“世界电影”商标属于典型的描述性商标，本案的关键在于判断M杂志社的使用行为属于合理使用抑或侵权行为。这也是审理描述性商标案件的重点和难点。在涉及描述性商标的案件中，被控侵权人往往以其对涉案商标标识的使用属于合理使用为由进行抗辩。虽然我国《商标标法实施条例》第49条确立了商标合理使用制度，但是该条的规定过于笼统，缺乏可操作性。而司法实践中遇到的情况复杂多样，由于缺乏统一的判断标准，以致不同法官针对同一问题的分歧很大。正确区分合理使用行为和侵权行为，首先应从描述性商标的特点入手。

二、描述性商标的特点与保护

(一)描述性商标的含义与特点

按照商标显著性的强弱，可以将商标分为臆造商标、随意商标、暗示商标和描述性商标。描述性商标是指由具有描述性的标识组成的商标。描述性标识可以是词汇，也可以是图形或其他标记。实践中，绝大多数描述性商标由描述性词汇组成。判断某个标识是否属于描述性标识，应当根据相关商品潜在购买者对该标识的理解进行判断，描述性并不意味着某个标识是对所附着商品全方位的描述，只要对产品用途、大小、颜色、成分、产地、面向的用户等方面作出了明确说明，消费者不用想象力就可以明白其含义，该标识就构成描述性的。

按照传统的商标法理论，显著性是一个标识被注册为商标的前提，描述性词汇由于本身缺乏显著性，不应作为注册商标而受到专有保护。但随着社会的发展，人们逐渐意识到一些不具有显著性的文字或图形，经过长期、大范围的使用，是可以取得显著性并起到识别作用的。在这种情况下，如果仍然以这些标记缺乏显著性为由而拒绝给予注册和保护，任由他人随意使用，对该标记的持有人和使用人来说是不公平的，并且．可能会导致市场的混乱和消费者的混淆。正是基于这种考虑，巴黎公约第6条指出，在决定一个商标是否符合保护条件时，不能仅仅考虑商标的显著性，而必须考虑所有实际情况，特别是商标已使用时间的长短。TRIPS协议第15条进一步规定：“即使有的标记本来不能区分有关商品或服务，成员亦可依据其经过使用而获得的显著性确认其可否注册。”与此相适用，各国纷纷从立法上放宽了对商标标识显著性的要求，允许对那些经过使用取得显著性的标识予以注册。我国2001年修改的《商标法》也确立了使用取得显著性制度，其中第11条第2款规定：经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

换言之，描述性词汇通常不会被注册为商标。但是，如果这些词汇经过使用，达到一定的显著性，并足以区别商品或服务的来源，取得了“第二含义”，就可以被注册为商标。可见，与臆造商标相比，描述性商标最大的特点在于其“双重身份”或者说“双重含义”，一方面，其是用来描述、说明事物特征的词汇，属于公有领域；另一方面，其是商品或服务的“代言人”，体现了所标示商品或服务与提供者之间的特定联系，使相关消费者在购买商品时能够以此识别商品的来源，专属于特定的商标权人。

(二)描述性商标的保护与限制

正是由于描述性商标的“双重身份”，决定了描述性商标保护的两个方面。一方面，描述性商标一经注册，商标权人即取得了该商标在核定商品上的专用权，他人未经许可不得在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或近似的标识。另一方面，商标权人的专用权范围要受到适当的限制。因为描述性词汇并非由商标权人所独创，而是属于公有领域，如果由其垄断该词汇，就会对社会公众的利益造成损害，对其他市场主体也是不公平的。

正是为了平衡商标权人与社会公众的利益，许多国家都在立法中对商标权的行使和保护给予了一定程度的限制，确立了商标合理使用制度。TRIPS协议也肯定了对描述性商标的适当限制，该协议第17条规定，成员可规定对授予的商标权规定有限的例外，诸如对描述性词汇的正当使用，只要这种例外考虑到了商标所有人和第三人的合法利益。我国《商标法实施条例》第49条也体现了对描述性商标保护范围的限制，即注册商标直接表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

三、描述性商标合理使用与侵权行为的认定

(一)描述性商标合理使用的判断标准

如上所述，商标合理使用制度的宗旨在于平衡商标权人和社会公众的利益，法律对商标权保护范围的限制，实质上是允许他人对描述性商标进行合理的使用。但这种限制应当是有限的，合理使用的标准也要严格把握。

因此，多数国家的商标法虽然均对描述性商标的行使和保护进行了一定的限制，允许他人合理使用描述性商标的要素，但对合理使用的范围都严格控制，认定合理使用的标准也都比较严格。美国兰哈姆法和英国商标法均体现了这一点。美国兰哈姆法第33条(b)第2项规定，将并非作为商标，而是有关当事人自己的商业上的个人名称的使用，或对与该当事人的产地有合法利益关系的任何人的个人名称的使用，或对该当事人的商品或服务，或地理产地有叙述性的名词或图形使用作为合理使用；当然这种使用必须是只用于叙述该当事人的商品或服务的正当的诚实的使用。英国商标法第11条第 2款规定，如果一个人根据工商事务中的诚信原则来使用自己的名字或地址，使用关于商品的种类、质量、数量、用途、价值、地理来源、生产日期或服务的其他特点的说明，或说明某一产品或服务的用途时，虽然使用了商标的构成要素，其行为也不构成侵权。[1]我国《商标法实施条例》第49条虽然也确立了商标合理使用制度，但并没有明确合理使用的判断标准，以致在司法实践中对合理使用的认定分歧较大。

关于商标合理使用的判断标准，在《商标法实施条例》颁布之前，国家商标局已经进行了初步的探索。该局2000年《关于商标行政执法中若干问题的意见》中指出，下列使用与注册商标相同或者近似的文字、图形的行为，不属于商标侵权行为：善意地使用自己的名称或者地址；善意地说明商品或者服务的属性，尤其是说明商品或者服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期。由于该意见是指导行政执法的文件，并没有引起司法部门的过多关注。随着《商标法实施条例》的施行，实践中涉及合理使用认定的案件越来越多。《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(简称《解答》)首次明确了商标合理使用的构成要件。根据《解答》第26条的规定，构成合理使用商标标识的行为应当具备以下要件：(1)使用出于善意；(2)不是作为自己商品的商标使用；(3)使用只是为了说明或者描述自己的商品。《解答》对于指导司法实践具有重要的积极意义，但是上述三个要件实际上都是从使用人的主观上进行判断，而当事人的主观意图则是很难把握的。因此，上述判断标准在适用中仍显过于原则和抽象。

(二)合理使用与侵权行为的区分及具体认定

通常来讲，商标合理使用包括描述性使用和指示性使用两种形式。在描述性商标案件中，被告往往以其对标识的使用属于描述性使用为由进行抗辩。因此，在描述性商标案件中，判断被控侵权行为究竟是合理使用行为还是侵权行为，关键在于确定被控侵权人对标识的使用是描述性使用还是商标性使用。以下对二者做以区分。

商标的描述性使用，又称叙述性使用，是对使用方式的限定，即使用他人商标要素只能是为了说明或者描述自己的商品。描述性使用是对商标要素的使用，因为“对商标的叙述性使用的实质在于，构成该商标的词汇本来是一种叙述性词汇，一般人并不会认为它是一个标识，只是经过长期使用，该商标取得一种事实上的区别作用，或者说取得一种不同于其本来含义的‘第二含义’，最终才能被运行注册。”[2]判断是否属于描述性使用应看使用者使用的是否是该描述性词汇的第一含义。商标性使用则是指在商业活动中，使用商标标识标明商品的来源，使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体。商标性的使用应当满足三个条件：在商业活动中使用；以标示商品的来源为目的；通过使用能够使相关公众区分不同商品的提供者。由此可见，描述性使用与商标性使用的区别主要有两点：一是目的不同，前者只是为了说明或者描述自己的商品，后者则是为了标示商品的来源；二是作用与后果不同，前者只是对商品的某些特征进行描述，使相关公众了解这些特征，不会使相关公众将之与商品的提供者形成联系，后者则能起到识别商品来源的作用，在所标示的商品与商标权人之间建立一种固定的联系，使相关公众能够以此来区分商品的提供者。

因此，确定被控侵权人对标识的使用是合理使用还是构成侵权，应从以下两个方面进行考虑，一是被告在主观上是否是善意的，使用标识的目的何在；二是客观上可能产生的后果，被告对标识的使用是否会起到标示商品来源的作用，是否足以造成混淆和误认。司法实践中，对上述两方面的判断，往往需要结合全案情况进行综合判断和具体分析，一般应从以下几方面进行考虑：

1、被告对标识的使用方式，是否作了突出性的使用。这是判断被告对商标标识的使用是商业性使用还是描述性使用的最主要的途径，也是判断被告主观意图的主要标准。如果被告将涉案的商标标识置于商品的显著部位，或者采取放大字体、美化处理等方法使该标识明显突出，而将相关的说明性文字、自己的商标或企业名称略去，或置于不明显的位置，在客观上就容易造成相关公众的混淆，一般不应认定为描述性使用。相反，如果被告未对标识作突出性使用，并且在使用的同时还附加了一些说明性文字，例如注明“主要成份”、“功能”、“产地”等文字，那么造成混淆的可能性就会大大降低。

2、被告的使用方式是否符合诚实信用原则和通常的商业惯例。善意是对使用人主观上的要求，这也是各国在商标合理使用制度方面的共同点。判断被告对涉案标识的使用是否善意，一方面要考虑被告的使用方式，另一方面要考虑被告的使用方式是否符合诚实信用原则和通常的商业惯例。例如，美国兰哈姆法规定商标合理使用是“正当的诚实的使用”，英国商标法则规定商标合理使用应符合“工商事务中的诚信原则”。在上文提到的案例中，被告D协会抗辩称其使用涉案“世界电影”文字的目的在于说明其杂志中的内容，此时就需要考虑杂志介绍其内容的通常做法、杂志名称的通常位置以及读者的消费习惯等因素，以确定被告的使用是否善意、是否会造成相关消费者的混淆和误认。

3、原告商标的知名度。商标的显著性和知名度是商标侵权案件中确定商标专用权范围和认定侵权的重要因素。一般来讲，商标的知名度越高，识别性就越强，被“混淆”的可能性也就越大。但是，如果原告的商标已经具有相当的知名度甚至是驰名商标，由于相关公众对于该商标及其提供者已经非常熟悉，具有了较高的辨别能力，这种情况下即便被告进行了突出性的使用，相关公众混淆和误认的可能性也不会太高。

4、被告是否使用了自己的商标及被告商标的知名度。如果使用者在使用他人具有描述性含义的文字商标时，同时正确标注了自己的商标，那么就会降低混淆的可能性。例如美国知名品牌百事可乐曾经在其电视广告、平面广告及其送货车上以显著方式使用“NO．1”的字样，而"NO．1”是另一同类知名饮料的商标，百事可乐因此被起诉。但是法院经审理认为百事可乐的各个广告使用该字样，主要目的是为了表明百事可乐的饮料品质第一(No．1)。而百事可乐本身是知名品牌，这种品质第一的说明不足以使消费者对商品的来源发生混淆，应当属于合理使用的范围内，不构成对"NO．1”商标权的侵犯。但是，如果使用者虽然标注了自己的注册商标，但标注在不明显的位置，而把他人的商标标注在显著部位或者通常标注商标的位置。这时，由于使用者自己的商标的标示性和识别性已经实际丧失，他人的注册商标实际上起到了标明商品来源的作用，这种使用就不属于描述性的使用。[3]

正是基于上述考虑，法院最终采纳了第二种观点，认定M杂志社杂志封面的顶部通常标有杂志名称的位置突出使用“世界电影”文字构成厂商标性使用，客观上可能会造成消费者的混淆和误认，侵犯了D协会的商标专用权，应当承担停止侵权、赔偿损失的责任。当然，在司法实践中，上述四个方面虽然是区别描述性商标合理使用与侵权行为时应考虑的主要因素，但并不是全部因素。商标最主要的功能是标示商品的来源，商标侵权行为的本质在于混淆商品的来源，使相关公众误将侵权人的商品当成商标权利人的商品。因此，是否会造成相关公众的混淆和误认是认定侵权与否的最终标准，也是商标合理使用行为和侵权行为的根本区别，但同时也是最难把握和认定的一个环节，由于实践中各个案件的情况复杂多样，因此，必须具体问题具体分析，结合个案中的具体情况综合分析、判断。

注释：

[1]胡开忠编著：《知识产权法比较研究》，中国人民公安大学出版社2004年第 1版，第467至468页．

[2]黄晖著：《商标法》，法律出版社2004年第1版，第164页，

[3]傅钢：《试论商标的合理使用及实务判断》，载《电子知识产权》2002年第11期。

作者单位：北京市朝阳区人民法院